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低成本无效美国专利的方案

寇闯| 2025-01-10 11:14|

对于美国专利,因为其授权相对容易(整体授权率比中国高),判赔额高,无效成本巨大,经常成为专利流氓的有力武器。尤其是美国外观,可能是由于数据库的原因,加上审查员不够勤奋,经常出现漏检(未检索到在先公开的中国外观),重复授权的问题,导致专利流氓有机可乘。因此如果能找到一种低成本无效美国专利(尤其是美国外观设计)的方案,则可以有力打击专利流氓,减少不必要的损失。

 

美国专利无效有很多种,成本最低的当属单方复审程序(Ex Parte Reexamination,EPR),虽然在某些案例统计中,其成功率低于双方复审程序(Inter Partes Review, IPR),但由于其成本上的优势,非常适合预算不够充足的国内企业,当然前提是证据要足够有力。在时间上,EPR整个流程大约需要一年的时间,而IPR作为诉讼程序,一年的审判时间也算是非常快速的了。

 

USPTO对于EPR的介绍:Inter partes review is a trial proceeding conducted at the Board to review the patentability of one or more claims in a patent only on a ground that could be raised under §§ 102 or 103, and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications. 

 

EPR的官费分成两种:一种是简化流程(申请文件不超过40页),一种是非简化流程(申请文件超过40页),两种类型的官费均跟权利人的实体类型相关,具体官费(2025年1月19日上调之后):

简化流程:  大实体 6,775 USD; 小实体2,710 USD,微实体 1,355 USD;

非简化流程:大实体 13,545USD; 小实体 5,418 USD 微实体 2,709 USD。

 

从官费的规则可以看出,USPTO的规则还是很公平的,比如,有些国内申请人喜欢用微实体身份来申请,为了节约成本,但是到了无效阶段,也给请求方节约了成本;另一方面收费跟审查员的工作量正相关。

 

以小实体申请人获得的美国外观专利为例,如果证据足够有力(例如美国外观申请日之前已经有其他人的同样的中国外观获得了授权),官费只需要2,710美元,此时没有检索费用产生(通常无效宣告中检索成本占据很大的比重),只需要支付国内事务所和美国律师的服务费,而此时美国律师也不需要做太多的分析比对工作(外观的分析花不了太多时间),因此时间成本可控,可以以包干收费的方式处理。当然,EPR程序也适用于发明专利(Utility)的无效。

 

如果跟国内的专利流程做个比较,笔者倾向于将EPR程序与国内发明的实质审查阶段的公众意见进行类比,两者有相同的地方也有不同的地方。国内的发明专利审查过程中,第三方提交了公众意见之后不能参与陈述过程,这一点上EPR与之类似;一个不同之处在于提出请求时专利的状态,国内的公众意见只能在授权之前提出,而美国的EPR是无效程序,要在授权之后提出。

 

关于美国专利无效,欢迎留言交流。




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